专利权利要求书在无效程序中的修改限制——2023年中国法院十大知识产权案例之三《涉“人脸识别”争纠纷案》
时间：2024-06-13 17:02:00
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来源｜广东侨安律师事务所吴烨律师原告：北京中某科技有限公司被告：国家知识产权局第三人：苹某电脑贸易（上海）公司案由：发明专利权无效
来源｜广东侨安律师事务所吴烨律师
案号：最高人民法院（2021）最高法知行终556号
北京中某科技有限公司系专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”发明专利的专利权人。 苹某狄电脑贸易（上海）公司针对涉案专利权提出无效宣告请求。北京中某科技有限公司在涉案专利权无效宣告审查期间提交了专利权利要求书修改文本。国家知识产权局对部分修改后的权利要求不予接受，仅以其接受的部分为审查基础，作出审查决定，认定涉案专利不具备创造性，宣告其全部无效。 北京中某科技有限公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，未获支持。 北京中某科技有限公司不服，以所有修改后的权利要求均应被接受等为由提起上诉。最高人民法院二审认为： 专利确权行政程序中，权利要求的修改要符合三个条件： （1）权利要求的修改幅度最大不得超出专利法第三十三条所规定的“信息范围”和专利法实施细则第六十九条第一款规定的“保护范围”。 2001年《专利法》第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 2001年《专利法实施细则》第六十条 请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。 （2）关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。
（3）专利确权行政程序中的去哪里要求修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。 本案中，权利要求4、7实质为原权利要求，系当然的审查基础；修改后的权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案亦应予接受；修改后的权利要求11、12并非回应无效宣告理由的修改，国家知识产权局未予接受并无不当。故判决撤销一审判决及被诉决定，由国家知识产权局重新作出决定。
【学到什么】
经查，涉案专利权已经在2024年5月14日因期限届满终止失效，该专利曾经被提出8次无效宣告申请，均维持有效。本案作为年度十大案例，主要在专利无效宣告过程中，专利权人对权利要求的修改提供了标准和指导。我们来回顾案情简介中，权利要求书的修改要符合三个条件： 1.在专利无效宣告程序中，权利要求书的修改要符合专利法和实施细则对权利要求的修改本规定的“信息范围”和“保护范围”。 2.在专利确权行政程序中要求修改幅度、修改方式、修改目的的要求，特别是“进一步限定”式修改的认定标准。 3.专利确权行政程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由为限。但是，以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，是不被接受的。
